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PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿Qué
es la propiedad intelectual (PI)? ¿Por qué debo
protegerla?
2. ¿ Qué maneras diferentes hay de proteger mi
propiedad intelectual?
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad
intelectual al tomar la decisión de exportar?
4. ¿Cuáles son los errores relativos a la
propiedad intelectual que cometen con mayor
frecuencia los exportadores?
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad
intelectual en mi país, ¿quedan protegidos
automáticamente en el extranjero?
6. ¿Protegen todos los países la propiedad
intelectual?
7. ¿Qué es una patente?
8. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es
patentable?
9. Las patentes se conceden por invenciones.
¿Qué es una invención?
10. Temas no patentables
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o
procesos innovadores?
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o
procesos innovadores?
13. ¿ Qué es un modelo de utilidad?
14. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la
información obtenida de las bases de datos sobre
patentes?
15. ¿Qué es un dibujo o diseño industrial? ¿Por
qué es importante para mi empresa?
16. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o
modelos?
17. ¿Qué puede registrarse como dibujo o diseño
industrial?
18. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial
el dibujo o modelo antes de su registro?
19. ¿Qué es una marca?
20. ¿Qué no puede protegerse como marca?
21. ¿Por qué debo proteger mi marca?
22. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o
crear mi marca?
23. ¿Qué son los secretos comerciales?
24. Protección de los secretos comerciales
25. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de
secretos comerciales para mi empresa?
26. ¿Cuándo se recomienda proteger la
información como secreto comercial?
27. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse
mediante la protección que ofrece la propiedad
intelectual? ¿De qué modo?
28. ¿Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando un empleado
desarrolla una invención, un dibujo o modelo o
una obra creativa?
29. ¿Quién es el titular de los derechos de
propiedad intelectual cuando se subcontrata una
invención, una obra con derechos de autor o un
dibujo o modelo?
30. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar
controversias con empleados o sub• contratistas
independientes sobre la titularidad de la
propiedad intelectual?
31. ¿Cuáles son los principales acuerdos
contractuales para la transferencia de
tecnología?
1. ¿Qué es la propiedad intelectual (PI)? ¿Por
qué debo protegerla?
Cuando un producto nuevo entra en el mercado y
consigue atraer clientes, es muy probable que la
competencia intente, tarde o temprano, fabricar
productos semejantes o idénticos. En algunos
casos la competencia podrá aprovechar economías
de escala, un mayor acceso al mercado, mejores
relaciones con los principales distribuidores o
acceso a recursos primarios más baratos, y por
ello podrá fabricar un producto semejante o
idéntico a un precio más bajo, lo que someterá
al innovador del producto o servicio original a
una intensa presión. A veces esto acaba por
hundir la empresa del innovador original, entre
otras cosas porque seguramente ha invertido
mucho para desarrollar el nuevo producto,
mientras que sus competidores explotan estos
resultados y se aprovechan gratuitamente de la
creatividad e inventiva del innovador.
Éste es
el motivo más importante de que las pequeñas y
medianas empresas deban considerar la
posibilidad de proteger su labor innovadora y
creativa aprovechando el sistema de la PI, que
ofrece derechos exclusivos sobre las
invenciones, dibujos o modelos, marcas, obras
literarias y artísticas y otros activos
intangibles. La protección en virtud de las
leyes sobre PI da la titularidad de una
determinada innovación u obra creativa, lo que
limita de modo efectivo las posibilidades de que
la competencia copie o imite el producto.
Activos intangibles
Lo
activos de una empresa pueden dividirse de modo
general en dos categorías: activos físicos - que
incluye edificios, maquinaria, activos
financieros e infraestructura - y activos
intangibles - que van desde el capital y los
conocimientos humanos hasta las ideas,
estrategias, planes de negocios, marcas, dibujos
o modelos y otros frutos intangibles del talento
creativo e innovador de una empresa. Es
tradicional que los activos físicos correspondan
a la parte principal del valor de una empresa, y
se han considerado como el elemento principal
para determinar la competitividad de una empresa
en el mercado. En los últimos años esto ha
cambiado de modo radical. Las empresas están
comprendiendo cada vez más que los activos
intangibles son ya más valiosos que sus activos
físicos.
Hoy en
día muchas de las principales empresas de
algunos sectores subcontratan la mayor parte de
la fabricación a otras empresas y centran casi
exclusivamente su actividad en la creación de
nuevos productos y dibujos o modelos y en la
promoción de sus marcas (o marcas registradas) a
fin de atraer a los clientes. Los productos se
diseñan en la empresa pero la fabricación puede
realizarse en otro lugar. En estas empresas el
valor de los activos tangibles puede ser muy
limitado, pero el valor de sus activos
intangibles (como la reputación de su marca, la
titularidad de derechos exclusivos a tecnologías
esenciales o a diseños atractivos, o ambas
cosas), que son lo esencial de su éxito, es muy
elevado.
La
protección jurídica de los activos intangibles
mediante la titularidad de los derechos de PI
hace posible el uso exclusivo de estos activos
en los negocios y convierte los activos
intangibles en derechos de propiedad exclusiva,
si bien por un período de tiempo limitado. En
definitiva la protección de la PI hace que los
activos intangibles sean “algo más tangibles” al
convertirlos en activos exclusivos.
2. ¿ Qué maneras diferentes hay de proteger mi
propiedad intelectual?
Según sea
el carácter de sus activos intangibles, la ley
le ofrece diferentes instrumentos jurídicos para
protegerlos.
2.1
Los productos y procesos innovadores pueden
protegerse mediante patentes y modelos de
utilidad;
2.2 Los diseños creativos, incluidos los
diseños textiles, mediante la protección de los
dibujos o modelos industriales;
2.3 Las marcas, mediante la protección de
marca registrada;
2.4 Las microplaquetas, mediante la
protección de los esquemas de trazado o
topografías de circuitos integrados;
2.5 Las denominaciones de mercancías de
una determinada calidad o reputación atribuible
a su origen geográfico, mediante la protección
de la indicación geográfica;
2.6 Los secretos comerciales, mediante la
protección de información no revelada de valor
comercial;
2.7 Las obras culturales, artísticas y
literarias, y también, en la mayoría de países,
los programas informáticos y la recopilación de
datos, mediante los derechos de autor y derechos
conexos.
La PI se
subdivide en general en dos ramas principales:
1) la propiedad industrial, que abarca las
primeras seis categorías de las siete indicadas
supra; y 2) los derechos de autor y derechos
conexos, que abarcan la ultima categoría. Es
importante familiarizarse con esta terminología.
Cada uno de los medios de protección de los
derechos de PI citados se expone con más
pormenores en las secciones siguientes.
Un producto, muchos derechos de PI
Un único
producto puede protegerse mediante un conjunto
de derechos de PI diferentes. Consideremos por
ejemplo un aparato reproductor de CD. Las
características técnicas innovadoras del
producto están protegidas por una serie de
patentes (propiedad en principio de Philips y
Sony que inventaron conjuntamente el CD). Los
programas informáticos que controlan el
funcionamiento están protegidos por derechos de
autor. El diseño estético de cada aparato CD
está generalmente protegido como dibujo o modelo
industrial, y la marca utilizada para
comercializarlo está protegida generalmente como
marca registrada. Además, los fabricantes tienen
probablemente algunos secretos comerciales,
desde su lista de clientes hasta algunos de los
procesos de fabricación y otra información
comercial confidencial, que no desean revelar a
la competencia. Por consiguiente, los inventores
de productos innovadores como un aparato CD
pueden obtener la exclusividad de utilizar o
impedir que los demás utilicen cada uno de estos
elementos mediante la protección de la PI.
Además, los inventores del CD decidieron
conceder una autorización (o licencia) a otras
empresas para utilizar la tecnología del CD a
cambio de un pago, lo que les proporciona
ingresos adicionales procedentes de la licencia.
Puede
señalarse también que la música que se escucha
con el aparato CD está generalmente protegida
por derechos de autor (a no ser que la
protección haya caducado) y que quien desea
interpretar la música en público, vender copias
en CD, emitida por radio, traducir la música a
otros idiomas o utilizar su contenido con otros
medios comerciales tiene que pedir autorización
al músico o compositor o a una organización
colectiva de gestión que representa al músico o
compositor y administra sus derechos.
Escoger la protección adecuada
Habida
cuenta de que los productos pueden protegerse de
muchas maneras diferentes utilizando diferentes
derechos de PI, es importante que los
empresarios o personas conozcan el sistema y
puedan elegir con fundamento cómo desean
proteger sus derechos de un modo eficaz en
función de los costos, a fin de evitar las
copias e imitaciones de la competencia.
Por lo
tanto, los empresarios o personas que desean
lanzar un nuevo producto deben considerar qué
características favorables de venta van a tener
probablemente sus productos. Dicho con otras
palabras ¿qué hay en el producto que puede
atraer con mayor probabilidad a los
consumidores? o ¿qué es lo que distingue este
producto de los productos fabricados por la
competencia? ¿Es un rasgo técnico innovador? ¿Es
el dibujo o modelo del producto? ¿Es la marca?
¿Son los elementos creativos, artísticos o
literarios contenidos en el producto? La
respuesta puede dar al empresario una idea
inicial sobre cómo debe proceder para proteger
el nuevo producto y obtener así la exclusividad
del motivo o motivos más probables del éxito del
producto en el mercado. A veces puede dominar un
único aspecto; en otras ocasiones puede ser una
combinación de aspectos diferentes lo que induce
al consumidor a adoptar la decisión crítica de
comprar un determinado producto cuando hay toda
una gama de productos competidores en oferta.
Según sean las realidades del mercado, pueden
dedicarse atención y recursos a uno u otro
aspecto, o a una combinación de tipos diferentes
de derechos de PI para un determinado producto.
Además,
el sistema de derechos de PI está evolucionando
en el sentido de que las mismas partes de un
producto pueden protegerse de modo distinto. Por
ejemplo, una forma exterior nueva de un producto
puede mantenerse como secreto comercial hasta el
lanzamiento del producto, los rasgos funcionales
de la forma puede protegerse mediante una o más
patentes, las características estéticas de la
forma mediante derechos de dibujo o modelo,
derechos de autor, o ambas cosas, y si se
cumplen determinados requisitos, como marca
registrada. Por lo tanto, la respuesta final
puede no ser clara y a menudo conviene consultar
a un experto en PI para preparar una estrategia
completa de PI para su producto.
Sea cual
fuere la decisión final, siempre es aconsejable
empezar protegiendo por lo menos la marca
comercial. Aunque al principio pueda no tener
mucho valor cuando se lanza un nuevo producto,
el éxito del producto aumentará inmediatamente
el valor de la marca y se convertirá en una
parte esencial de la imagen y la identidad del
producto. ¡Pero quizá entonces ya sea demasiado
tarde!.
3. ¿Por qué debo tener en cuenta la propiedad
intelectual al tomar la decisión de exportar?
Al
elaborar el plan de exportación y antes de
emprender la actividad exportadora, la mayoría
de las empresas pasan generalmente por todas o
algunas de las fases siguientes, que resultan
fundamentales:
3.1
Identificar los mercados de exportación
adecuados;
3.2 Calcular las necesidades de la
demanda y de los mercados;
3.3 Encontrar socios locales y canales de
distribución;
3.4 Adaptar el producto, su diseño, marca
o embalaje al nuevo mercado;
3.5 Negociar y firmar acuerdos
contractuales con representantes comerciales que
se dediquen a la exportación, distribuidores,
socios locales, fabricantes locales,
licenciatarios, etc.;
3.6 Determinar los precios para distintos
mercados de exportación;
3.7 Presupuestar los gastos de
exportación y recaudar fondos;
3.8 Efectuar las disposiciones necesarias
para el transporte de las exportaciones;
3.9 Anunciar y comercializar el producto
en los mercados de exportación;
3.10 Participar en ferias comerciales u
otro tipo de actos que se celebren en otros
países. Existen varias razones por las que
conviene que una empresa tenga en cuenta las
cuestiones de PI a la hora de planificar su
estrategia de exportación. En primer lugar, está
el hecho de que la propiedad intelectual
desempeña una función importante y a menudo
fundamental en la mayoría de las etapas
señaladas anteriormente. A continuación se
facilitan algunos ejemplos a modo de
ilustración:
3.11 El precio del producto dependerá en
parte de la medida en que los consumidores del
mercado de exportación reconozcan y valoren la
marca, así como de la existencia de productos
similares o idénticos (lo que podría estar
limitado por medio de la protección de los
derechos de PI).
3.12 Al recaudar fondos, poseer patentes
sobre los aspectos innovadores del producto
resulta a menudo útil para convencer a los
inversores, a los empresarios de capital riesgo
o a los bancos de las oportunidades comerciales
que presenta el producto.
3.13 Para adaptar el producto, su diseño,
marca o embalaje a los mercados de exportación
será necesaria una labor creativa o inventiva
que puede estar protegida mediante el sistema de
PI, garantizando de este modo cierto grado de
exclusividad sobre las adaptaciones.
3.14 En la negociación de acuerdos con
los socios tendrá que tener en cuenta las
cuestiones relativas a la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual, especialmente
en caso de que el producto sea fabricado en otro
país o sea modificado, empaquetado o distribuido
por socios de otro país.
3.15 La comercialización del producto
dependerá enormemente de la imagen de la
empresa, plasmada fundamentalmente en su marca,
y si ésta no está protegida sería imposible o
mucho más difícil hacer valer sus derechos al
respecto en caso de copia o imitación por parte
de competidores.
3.16 El momento escogido para participar
en ferias y exposiciones podrá depender de si ya
ha solicitado la protección para sus invenciones
o diseños, puesto que divulgar prematuramente la
labor innovadora podría ocasionar la pérdida de
la novedad e impedirle solicitar la protección
en una etapa posterior (salvo que exista un
"plazo de gracia" en determinadas circunstancias
en el país en cuestión).
3.17 Además, puede haber información
comercial confidencial relativa a todos o a la
mayoría de los elementos mencionados en las
etapas anteriores. Dicha información se
beneficiará de la protección del secreto
comercial o de la protección contra la
competencia desleal siempre y cuando se divulgue
únicamente en función de las necesidades y tras
haber sido firmado un acuerdo de
confidencialidad o de no divulgación. El plan y
la estrategia de exportación en sí son "secretos
comerciales" y las empresas generalmente estarán
interesadas en que sigan siendo confidenciales y
no se divulguen a los competidores. (Véase la
pregunta 37.)
3.18 Otra razón importante para tener en
cuenta las cuestiones de propiedad intelectual
es que gracias a ellas las empresas pueden
fortalecer su posición en los mercados de
exportación e impedir que otras empresas imiten
o copien una obra protegida por el derecho de
autor, las características funcionales de un
producto, su marca o su diseño. Si el producto
tiene éxito en otro país, es probable que tarde
o temprano las empresas competidoras fabriquen
un producto parecido o idéntico que compita con
el producto en cuestión. Sin contar con la
protección que ofrecen los derechos de PI será
difícil o imposible impedir la aparición de
imitadores y la consiguiente pérdida de
beneficios puede ser muy importante.
3.19 Una tercera razón para tener en
cuenta las cuestiones de PI es que la protección
de los derechos de PI puede facilitar el acceso
de las empresas a nuevos mercados mediante la
concesión de licencias, franquicias, el
establecimiento de empresas mixtas u otros
acuerdos contractuales con otras empresas.
Gracias a los derechos de PI su empresa puede
negociar acuerdos para la producción,
comercialización, distribución o suministro de
productos y servicios en mercados de otros
países. Asimismo, esta estrategia le facilita un
mayor poder de negociación a la hora de negociar
licencias tecnológicas con otras empresas que
pueden estar interesadas en las tecnologías,
obras protegidas por el derecho de autor,
diseños, marcas, etc., que usted posea.
3.20 Por último, si no se tienen en
cuenta las cuestiones de Pl, pueden producirse
pérdidas importantes o funestas si se considera
que sus productos infringen los derechos de PI
de otros titulares en el mercado de exportación
de que se trate. Aun cuando una invención,
diseño o marca no esté protegido en su propio
país, esto no significa que alguien no lo haya
protegido en el mercado de exportación. Por
ejemplo, cabe la posibilidad de que su producto
posea características funcionales o estéticas
que no estén protegidas en su país de origen,
pero que estén sujetas a la protección de los
derechos de PI de terceros en un mercado de
exportación. También puede darse este caso en
relación con las marcas.
3.21 Además, es importante tener en
cuenta que es posible que las empresas que han
firmado un acuerdo de licencia con otra empresa,
obteniendo de este modo una licencia para vender
un producto dado en su mercado nacional,
carezcan del derecho a vender el producto en los
mercados de exportación. En los contratos de
licencia se especifica la exclusividad
territorial y el ámbito de la licencia y es
importante tener en cuenta esta cuestión a la
hora de negociar dichos acuerdos.
4. ¿Cuáles son los errores
relativos a la propiedad intelectual que cometen
con mayor frecuencia los exportadores?
Con
frecuencia los exportadores se dan cuenta de la
importancia de proteger sus activos de propiedad
intelectual cuando ya es demasiado tarde, es
decir, una vez que se enfrentan a imitadores o
falsificadores o cuando han sido acusados de
infringir los derechos de otros. Por lo tanto,
al elaborar el plan y la estrategia de
exportación es importante conocer el entorno de
la propiedad intelectual en el posible mercado
de exportación al igual que los demás aspectos
del ámbito empresarial perteneciente a ese
mercado. Entre los errores frecuentes que
cometen los exportadores figuran los siguientes:
4.1
Creer que la protección de la PI es universal.
Muchos exportadores creen que al solicitar la
protección de una marca, patente o diseño
industrial en su propio país ya están
automáticamente protegidos en todo el mundo. No
obstante, los derechos de PI tienen carácter
territorial, y las oficinas de propiedad
intelectual únicamente otorgan protección para
la jurisdicción nacional (o regional)
pertinente. Únicamente en la esfera de los
derechos de autor hay una protección amplia y
automática en gran número de países.
4.2 Suponer que las legislaciones y
procedimientos para la protección de los
derechos de PI son iguales en todo el mundo.
Aunque se ha producido una importante
armonización de las legislaciones y
procedimientos para la protección de los
derechos de propiedad intelectual en todo el
mundo, existen numerosas esferas en las que se
producen diferencias importantes entre los
países. Los Estados Unidos sirven de ejemplo a
ese respecto, puesto que en ese país las
patentes se otorgan con arreglo al principio del
primer inventor (es decir, no se puede otorgar
una patente a un solicitante si alguien más
puede probar que ha realizado la misma invención
en una fecha anterior), mientras que la mayoría
de los demás países otorga patentes con arreglo
al principio del primer solicitante (es decir,
la patente se otorga a la primera persona que
presenta una solicitud de protección por patente
para una invención dada).
4.3 No verificar si una marca ya ha sido
registrada o está siendo utilizada por
competidores en el mercado de exportación. Si
utiliza en otro país una marca que sea idéntica
o similar a la que ha sido registrada o esté
siendo utilizada por otra empresa podría
considerarse que infringe los derechos de la
otra empresa sobre la marca. Es posible que se
pida que deje de utilizar dicha marca o que
pague determinados daños por infracción, lo que
puede suponer un duro golpe para la estrategia
de comercialización y exportación de su empresa.
Será fundamental efectuar una búsqueda de marcas
en el correspondiente mercado de exportación
antes de iniciar sus actividades y
preferentemente antes de seleccionar la marca.
4.4 No utilizar los sistemas regionales o
internacionales de protección. Solicitar la
protección de la PI en varias oficinas
nacionales de PI de todo el mundo puede resultar
caro. Los sistemas regionales e internacionales
de protección, cuando están disponibles, son un
medio eficaz de solicitar la protección de la PI
en varios países.
4.5 Solicitar demasiado tarde la
protección de la PI en otro país. En los
mercados de exportación debe solicitar la
protección de algunos derechos de propiedad
intelectual, como los relativos a las patentes y
los diseños industriales, dentro de un
determinado período de tiempo a partir de la
fecha en la que la ha solicitado en el mercado
nacional. A este período se hace referencia
generalmente por el nombre de "período de
prioridad", que es de un año en el caso de las
patentes y de seis meses en el de los dibujos o
modelos industriales. En caso de que no solicite
protección en esos países durante el período de
prioridad, podría ser difícil obtenerla
posteriormente, dejando el camino libre a otras
empresas para que copien gratuitamente su
invención o diseño.
4.6 Divulgar información demasiado
temprano o sin que exista un acuerdo de
confidencialidad o de no divulgación. Si usted
divulga información sobre su última innovación o
su nuevo diseño a posibles socios comerciales,
agentes de exportación, distribuidores o a
cualquier otra persona antes de solicitar la
protección o sin que exista un contrato firmado
en el que se exija la confidencialidad puede
perder los derechos sobre su invención o diseño.
De hecho, es posible que su producto innovador
deje de ser considerado nuevo y, por lo tanto,
patentable o que alguien más pueda solicitar la
protección por patente, excluyéndole a usted del
uso de su propia invención. También puede
suceder lo mismo en el caso de los dibujos o
modelos industriales.
4.7 Infringir los derechos de PI de
otros. Puede salirle muy caro exportar sus
productos sin haber verificado si infringen los
derechos de Pl de otros en los mercados
pertinentes. Por ejemplo, si ha obtenido
licencias de tecnología de otras empresas,
deberá asegurarse de que tiene derecho a
exportar el producto que incorpore dicha
tecnología a fin de evitar infringir los
derechos del titular. Si se considera que sus
productos infringen los derechos de otros,
podrán ser retenidos en la frontera y podrá
impedirse o cancelarse por completo su
distribución, lo cual puede resultar muy costoso
o funesto para su empresa.
4.8 No dejar clara la titularidad de los
derechos de propiedad intelectual al
subcontratar la fabricación en el exterior.
Muchas empresas subcontratan la creación,
fabricación o diseño de productos a otras
empresas, a menudo en otros países. Sin embargo,
con frecuencia las empresas se olvidan de
proteger sus derechos de propiedad intelectual
en esos países o de especificar en los contratos
con las empresas fabricantes quién es el titular
de los dibujos o modelos, las invenciones, los
programas informáticos, etc. El peligro
principal que corren las empresas es el de que
surjan malentendidos acerca de la titularidad de
los derechos de PI entre la empresa que
subcontrata la tarea y la empresa contratada
para ejecutarla. (Véase la pregunta 43.)
4.9 Tratar de negociar una licencia de
un producto en un mercado en el que no están
protegidas las patentes o los dibujos o modelos
correspondientes. En lugar de exportar un
producto directamente, muchas empresas otorgan
licencias a otras a cambio de una tasa única o
de regalías. A menudo, en el contrato de
licencia figuran cláusulas para compartir los
conocimientos tecnológicos así como para
autorizar a fabricar o vender el producto puesto
a punto por el licenciante. Cuando se negocia un
acuerdo de licencia, es importante asegurarse de
que los derechos de PI relativos al producto
objeto de la licencia han sido protegidos
adecuadamente en el país en cuestión y de que
han sido incluidas las cláusulas adecuadas para
esclarecer quién es el titular de esos derechos.
(Véase la pregunta 46.)
4.10 Utilizar una marca que es inadecuada
para el mercado en cuestión. Existen numerosos
casos en que las empresas comienzan a
comercializar sus productos o servicios en el
mercado de otro país y se dan cuenta
posteriormente de que su marca es inadecuada
para ese mercado específico ya que: a) la marca
posee connotaciones negativas en el idioma o
cultura local o b) no es probable que la marca
sea registrada en la oficina nacional de PI
sobre la base de los denominados motivos
absolutos.
En conclusión, existen amplias razones para
asegurarse de que se tienen en debida
consideración las cuestiones de propiedad
intelectual al elaborar el plan de exportación y
de que se toman las medidas necesarias para
velar por que a) no se tome por sorpresa a la
empresa infringiendo los derechos de PI de
otros; y b) se limiten las oportunidades de los
competidores de aprovecharse de la creatividad y
la capacidad inventiva de su propia empresa.
5. Una vez protegidos mis derechos de propiedad
intelectual en mi país, ¿quedan protegidos
automáticamente en el extranjero?
Es
importante recordar que los derechos de PI son
"derechos territoriales" lo que significa que en
general sólo están protegidos en el país (por
ejemplo, Francia) o la región [por ejemplo, los
Estados miembros de la Organización Africana de
la Propiedad Intelectual (OAPI)] donde se ha
solicitado y obtenido la protección. Por
consiguiente una empresa que ha presentado
debidamente la solicitud de protección de su
patentes, marcas o dibujos o modelos
industriales en su mercado nacional, y a la que
se han concedido estos derechos, puede descubrir
pronto que estos derechos no ofrecen protección
en los mercados de exportación, a no ser que se
hayan solicitado los mismos derechos en la
oficina nacional de la PI del mercado de
exportación en cuestión y que esta oficina los
haya concedido.
Sin
embargo, presentar una solicitud de protección
de los derechos de PI es un requisito previo
importante para conseguir la protección en otros
países. Como sucede a menudo con la protección
de la PI, es esencial adoptar medidas con la
suficiente antelación para poder:
5.1
Cumplir los plazos para solicitar los derechos
de Pl en el extranjero;
5.2 Limitar e! riesgo de imitaciones o
copias directas;
5.3 Descubrir a tiempo si el producto que
se exportará infringe los derechos de PI de
otros titulares de derechos a fin de evitar los
pleitos caros o verse incapacitado para
introducir el producto en el mercado deseado;
5.4 Hacer más fácil la negociación de
licencias, franquicias u otros acuerdos
contractuales con otras empresas sin temor a
perder los derechos de PI en beneficio de otros.
6. ¿Protegen todos los países la propiedad
intelectual?
Prácticamente todos los países del mundo tienen
leyes que protegen la PI. A lo largo de los años
ha habido una importante armonización de las
leyes sobre la PI, y hoy en día la mayoría de
países han promulgado leyes que estipulan las
formas principales de protección de la PI
(patentes, marcas registradas, dibujos o modelos
industriales y derechos de autor y derechos
conexos).
Los dos
pilares básicos del sistema internacional de la
PI son los Convenios de París y de Berna, que se
aprobaron en 1883 y 1886, respectivamente. Se
han aprobado luego otros tratados para
garantizar que el sistema corresponda con las
actuales tendencias y valores. En 1995, con la
entrada en vigor de los acuerdos fundacionales
de la Organización Mundial del Comercio, se
consiguió una armonización adicional. En efecto,
todos los miembros de la OMC (146 países en
noviembre de 2003) han ratificado el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de la
Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (llamado corrientemente Acuerdo sobre
los ADPIC o TRIP) que establece normas mínimas
para la protección de las principales formas de
los derechos de PI.
De todos
modos es importante recordar que persisten
grandes diferencias en el funcionamiento del
sistema de la PI en distintos países o regiones
y es muy aconsejable comprobar qué dice la
legislación pertinente sobre la PI o consultar a
un agente de la PI para conocer mejor los
pormenores del sistema de la PI en el país que
interese a su empresa.
7. ¿Qué es una
patente?
Una
patente es un derecho exclusivo concedido para
proteger una invención. La patente da a su
titular el derecho exclusivo a impedir que otros
exploten comercialmente la invención durante un
período limitado de tiempo, a cambio de revelar
la invención al público. Por consiguiente, el
propietario de la patente (su titular) puede
impedir que otros fabriquen, utilicen, ofrezcan
a la venta, vendan o importen la invención
patentada sin permiso, y pueden demandar a quien
explote la invención patentada sin su permiso.
La teoría
en que se basa el sistema es que los beneficios
financieros derivados de la explotación de la
patente y la revelación de las invenciones
resultantes para su difusión y utilización
públicas, promoverán la innovación y elevarán el
nivel técnico de la industria de un país, con
beneficios evidentes para su comercio.
Es
evidentemente cierto que no todas las empresas
desarrollan invenciones patentables, pero
también es equivocado creer que las patentes se
aplican únicamente a procesos y productos
físicos y químicos complejos, o que sólo son
útiles para grandes empresas. En general puede
conseguirse patentes para cualquier dominio de
la tecnología, desde clips sujetapapeles hasta
computadoras. Existen ya miles de patentes para
productos de uso diario como plumas, botellas de
cristal, telas o bicicletas.
Para
obtener una patente hay que presentar una
solicitud a la oficina nacional de patentes, en
caso de Chile esel DPI (Departamento de
Propiedad Industrial). En el la redacción de la
solicitud deberá describir su invención y
comparada con tecnologías anteriores ya
existentes en la misma esfera o ámbito técnico.
Este
derecho exclusivo se concede por un período
limitado de tiempo, generalmente por 20 años
desde la fecha de presentación de la solicitud,
siempre que el titular de la patente pague las
tasas anuales de mantenimiento, y es válido
únicamente en el país donde se ha pedido la
protección.
No se
proporciona automáticamente protección jurídica
contra una violación (infracción) de los
derechos de patente, sino sólo cuando el titular
la solicita. Por consiguiente, los titulares de
patentes deben vigilar periódicamente las
actividades comerciales de los demás si quieren
que sus derechos de patente se respeten.
8. ¿Cómo puedo determinar si mi producto es
patentable?
Su
producto, para ser patentable, deberá cumplir
las siguientes condiciones:
8.1
Corresponder a un tema patentable;
8.2 Ser una invención;
8.3 Ser una novedad;
8.4 Presentar una actividad inventiva;
8.5 Tener una posible aplicación
industrial.
9. Las patentes se conceden por invenciones.
¿Qué es una invención?
En
general, en algunos países se define una
"invención" como una solución a un problema
técnico. El problema puede ser viejo o nuevo,
pero la solución ha de ser nueva para que pueda
merecer el nombre de invención. Descubrir
simplemente algo que ya existe en la naturaleza,
a lo que llamamos descubrimiento, no es una
invención. Hay que agregar una intervención
humana. Así, una sustancia extraída de una
planta que existe en la naturaleza puede ser una
invención. Una invención no es necesariamente
algo complejo o de alta tecnología. Incluso un
clip o un mondadientes puede ser una invención
si resuelve un problema técnico anterior.
Si bien
es cierto que algunas invenciones son
consecuencia de un largo proceso de
investigación y desarrollo (I + D) o de grandes
inversiones, es fácil encontrar ejemplos de
invenciones del pasado, simples pero
importantes, en muchos aspectos de la vida
diaria.
Una
invención debe satisfacer, por lo general, las
siguientes condiciones para ser protegida por
una patente: debe corresponder a un tema
patentable; debe presentar un elemento de
novedad, a saber alguna característica nueva que
no figure en el acervo de conocimientos
existente de su ámbito técnico. Este acervo de
conocimientos existente se llama "estado de la
técnica". La invención debe presentar una
actividad inventiva que no podría ser deducida
fácilmente por una persona con un conocimiento
medio del ámbito técnico. Finalmente, el tema de
que trata debe tener una posible aplicación
industrial.
Elemento de novedad
Una
invención es nueva (o en la terminología del
derecho de patentes) "existe novedad" si hay una
diferencia entre la invención y el conocimiento
actual del "estado de la técnica".
Lo que puede incluirse en el "estado de la
técnica" difiere de un país a otro. En muchos
países europeos, una invención descrita en una
publicación impresa disponible en algún lugar
del mundo o conocida o utilizada en algún lugar
del mundo, constituye estado de la técnica y por
consiguiente puede destruir la novedad de su
invención. Por consiguiente, publicar una
descripción de su invención antes de patentarla
puede convertir esta invención en algo sin
novedad y por lo tanto en algo no patentable.
Actividad inventiva
Se
considerará que una invención comprende una
"actividad inventiva" o “nivel inventivo” si, en
relación con el estado de una técnica
determinada, no es evidente para una persona
versada en esta técnica; dicho con otras
palabras, no ha de ser posible que un experto
medio consiga la invención con un simple trabajo
de rutina.
Ésta es
una prueba subjetiva difícil de explicar y
difícil de aplicar. Hay un número considerable
de casos en los que el examinador y el
solicitante, o el agente de patentes, están en
desacuerdo sobre el carácter inventivo de una
determinada solicitud de patente, y entonces la
decisión recaerá en un tribunal. No es raro que
las decisiones de un examinador de una oficina
de patentes sean revocadas por una decisión
judicial o que una decisión de un tribunal de
nivel inferior sea revocada por un tribunal de
instancia superior.
Algunos
ejemplos de lo que no puede considerarse
inventivo, según anteriores decisiones
judiciales son los siguientes: simple cambio de
tamaño; hacer algo portátil; inversión de
partes; cambio de materiales; agregación; o la
simple sustitución por una parte o función
equivalente. Todo esto no se considera que sea
suficientemente inventiva para merecer una
patente.
Aplicabilidad industrial
Una
invención ha de poder fabricarse o utilizarse en
algún tipo de industria. Esto significa que la
invención ha de adoptar la forma práctica de un
aparato o dispositivo, de un producto como un
material o sustancia nuevos o de un proceso o
método de una operación industrial.
Se entiende por industria, en su sentido más
amplio, todo lo distinto de una actividad
puramente intelectual o estética. Una idea en sí
no puede patentarse si no es una invención que
se considera dotada de aplicación industrial. La
definición de "industrial" abarca la
agricultura.
10. Temas no
patentables
Además,
no todas las invenciones son patentables. Para
poder merecer la protección de patente, una
invención ha de corresponder con la definición
de un tema patentable. Si usted está interesado
en proteger su invención con una patente, deber
consultar primero la definición legal de tema
patentable, algunas de las siguientes
invenciones podrían no ser patentables:
10.1
Descubrimientos de materiales o sustancias que
ya existen en la naturaleza;
10.2 Teorías científicas o métodos
matemáticos;
10.3 Plantas o animales (o sus
variedades) aparte de los microorganismos, o
procesos esencialmente biológicos para la
producción de plantas o animales (o sus
variedades), aparte de los procesos
microbiológicos;
10.4 Planes, normas o métodos, como los
utilizados para hacer negocios, actos puramente
mentales o juegos;
10.5 Métodos de tratamiento de personas o
animales, o métodos de diagnóstico practicados
en personas o animales (pero no los productos
utilizados en tales métodos);
10.6 Toda invención en la que sea
necesario impedir su explotación comercial a fin
de proteger el orden público, la moral o la
salud pública.
11. ¿Por qué debo patentar mis productos o
procesos innovadores?
Patentar
las invenciones de su empresa puede ser muy
ventajoso y puede proporcionar a su empresa los
derechos exclusivos para utilizar y explotar la
invención durante hasta 20 años desde la fecha
de presentación de la solicitud de patente.
Además, la protección de patente puede
proporcionar también:
11.1
Una posición fuerte en el mercado. Los derechos
exclusivos hacen posible impedir que otros
utilicen comercialmente la invención patentada,
lo que reduce la competencia y le permite
establecerse en el mercado con mayor fuerza.
11.2 Rendimientos mayores de la
inversión. Después de haber invertido una
cantidad considerable de dinero y tiempo en el
desarrollo del producto innovador, usted podría,
al amparo de estos derechos exclusivos,
comercializar la invención, lo que le permitiría
obtener un rendimiento mayor de la inversión.
11.3 Oportunidad para vender o conceder
en licencia la invención. Si decide no explotar
usted mismo la patente, tiene la opción de
venderla o de conceder en licencia a otra
empresa los derechos para comercializarla.
Escoger esta última opción significa aprovechar
la patente para ganar ingresos por regalías
mediante la concesión en licencia de la
invención patentada a otras empresas que tengan
la capacidad de comercializarla. Esto no sólo le
ahorrará dinero, sino que le proporcionará una
fuente de ingresos por su invención, o por las
invenciones de los empleados, sin necesidad de
invertir en su comercialización.
11.4 Mayor poder de negociación. Si usted
está en proceso de adquirir los derechos de
utilización de las patentes de otra empresa
mediante un contrato de licencia, su cartera de
patentes mejorará su capacidad de negociación.
Es decir que sus patentes pueden tener un
interés considerable para la empresa con la que
esté negociando y que usted podría concertar
licencias cruzadas mediante las cuales se
podrían, en definitiva, intercambiar los
derechos de patente entre su empresa y la otra.
11.5 Imagen positiva para su empresa. Los
interlocutores comerciales, inversores y
accionistas pueden considerar la cartera de
patentes de su empresa como demostración de un
alto nivel de especialización y capacidad
tecnológica. Esto puede resultar útil para
obtener fondos, encontrar nuevos socios
comerciales y elevar el valor de mercado de su
empresa.
12. ¿Qué sucede si no patento mis productos o
procesos innovadores?
Patentar
quizá no sea siempre la solución adecuada para
su negocio. Es aconsejable ponderar
cuidadosamente los costos y beneficios de la
protección de patente, antes de iniciar el
proceso. Por consiguiente es preciso que usted
comprenda qué podría suceder si su empresa
decidiera no patentar una invención patentable.
Podría
ser patentada por otra persona. En la mayoría de
países (con excepción de los Estados Unidos),
cuando más de una persona o empresa presentan
solicitudes de patente para la misma invención,
tiene derecho a la patente la primera persona o
empresa que presenta la solicitud. Esto
significa que si usted no patenta en absoluto
sus invenciones o las invenciones de sus
empleados, o si presenta su solicitud demasiado
tarde, otra persona - que puede haber
desarrollado más tarde la misma invención o una
invención equivalente - podría conseguir una
patente. El titular de la patente podrá entonces
excluir legítimamente a su empresa del mercado,
limitar sus actividades a la continuación de la
utilización previa (cuando la legislación sobre
patentes prevea esta excepción) o pedir a su
empresa que pague derechos de licencia para
utilizar la invención.
La
competencia se aprovechará de su invención. Si
el producto tiene éxito, muchas otras empresas
competidoras pueden sentirse tentadas de
fabricar el mismo producto utilizando su
invención pero sin tener que pagar por este uso.
Las empresas más grandes pueden aprovechar las
economías de escala para fabricar el producto de
modo más barato y competir con un precio de
mercado más favorable. Esto puede reducir
considerablemente su participación en el mercado
con este producto. Incluso pequeñas empresas
competidoras pueden fabricar el mismo producto y
a menudo venderlo a precios inferiores porque no
tienen que recuperar los gastos de investigación
y desarrollo (I + D) en los que usted invirtió.
Quedarán
gravemente obstaculizadas las posibilidades de
conceder en licencia la tecnología, venderla o
transferida. Nadie está dispuesto a pagar por el
derecho a utilizar algo que no pertenece a
nadie. Sin la protección de la PI quedan
gravemente disminuidas las oportunidades para
conceder en licencia la tecnología a terceros a
cambio de regalías. Además, cuando se celebren
negociaciones para transferir un determinado
desarrollo tecnológico sin que exista protección
de la PI sobre la tecnología en cuestión, las
partes no desearán revelar sus invenciones,
porque temerán que la otra parte pueda "salir
corriendo con la invención". La protección de
patente limita los riesgos de que esto suceda,
porque el titular de la patente tiene la
exclusividad legal sobre la utilización de la
invención.
13.
¿ Qué es un modelo de utilidad?
En
algunos países las invenciones pueden protegerse
mediante modelos de utilidad, que se conocen
también por "patentes de innovación",
"innovaciones de utilidad" o "patentes a corto
plazo". En Chile se conocen como Modelos de
Utilidad.
Las
principales diferencias que existen entre los
modelos de utilidad y las patentes son las
siguientes:
13.1
Los requisitos para obtener un modelo de
utilidad son menos estrictos que para las
patentes. Si bien siempre debe satisfacerse el
requisito de la "novedad", los requisitos de la
"actividad inventiva" son mucho más laxos o
incluso no existen. En la práctica, se utiliza
la protección mediante modelos de utilidad para
innovaciones menores que quizás no satisfagan
los criterios de patentabilidad.
13.2 El plazo de duración de la
protección por modelos de utilidad es más corto
que el de las patentes y varía de país en país
(por lo general, varía de siete a 10 años, sin
posibilidad de ampliación o renovación). En
Chile este plazo de es de 10 años a partir de la
presentación de la solicitud.
13.3 La protección mediante modelos de
utilidad puede obtenerse únicamente para ciertos
campos de la tecnología y se aplica únicamente a
productos y no a procesos.
Por
consiguiente el registro de un modelo de
utilidad es un sistema más adecuado que la
patente si se precisa protección para un
producto con un ciclo de vida corto, siempre y
cuando cumpla con la definición de la ley 19,039
de Propiedad Industrial de Chile que lo define
como instrumentos, aparatos, herramientas,
dispositivos y objetos o partes de los mismos,
en los que la forma sea reivindicable, tanto en
su aspecto externo como en su funcionamiento, y
siempre que ésta produzca una utilidad, esto es,
que aporte a la función a que son destinados un
beneficio, ventaja o efecto técnico que antes no
tenía.
No se
concederá una patente cuando el modelo de
utilidad solamente presente diferencias menores
o secundarias que no aporten ninguna
característica utilitaria discernible con
respecto a invenciones o a modelos de utilidad
anteriores.
14. ¿Cómo puede beneficiar a la empresa la
información obtenida de las bases de datos sobre
patentes?
La
"información sobre patentes" es información
técnica y jurídica contenida en los documentos
de patentes publicados periódicamente por las
oficinas de patentes. Un documento de patente
contiene la descripción completa de cómo
funciona una invención patentada y las
reivindicaciones hechas que determinan el
alcance de la protección. También contiene datos
sobre quién patentó la invención y cuándo se
patentó, y facilita las pertinentes referencias
bibliográficas. Casi dos terceras partes de la
información técnica revelada en las patentes no
se publica nunca en otros lugares, y el conjunto
de documentos de patentes en todo el mundo
contiene aproximadamente 40 millones de
artículos. Esto convierte la información de
patentes en la colección más grande de datos
tecnológicos clasificados del mundo.
La
información de patentes puede ser útil a las
PYME por una serie de razones. La más importante
es posiblemente que las patentes constituyen una
fuente única de información técnica que puede
tener gran valor para la planificación
estratégica de negocios de las PYME. La mayoría
de invenciones se revelan al público por primera
vez cuando se publica la patente o la solicitud
de patente. Por lo tanto, las patentes son una
fuente valiosa de información sobre las
investigaciones e innovaciones actuales,
disponible a menudo mucho antes de que los
productos innovadores aparezcan en el mercado.
La información técnica contenida en los
documentos de patentes puede facilitar a las
PYME nociones esenciales que servirán para:
14.1
Evitar gastos innecesarios al investigar lo que
ya se sabe;
14.2 Determinar y evaluar tecnologías
para obtener licencias y transferir tecnología;
14.3 Determinar tecnologías alternativas;
14.4 Estar al día de las últimas
tecnologías en su propia área técnica;
14.5 Encontrar soluciones para problemas
técnicos;
14.6 Conseguir ideas para seguir
innovando.
Desde el
punto de vista de la estrategia de negocios de
su empresa, la información de patentes puede
ayudarle a:
14.7
Localizar socios comerciales;
14.8 Localizar proveedores y materiales;
14.9 Vigilar las actividades de los
competidores reales y potenciales;
14.10 Identificar mercados nicho.
y por
último, la información contenida en los
documentos de patentes puede servir también a
las PYME para:
14.11
Evitar posibles problemas de infracción;
14.12 Evaluar la patentabilidad de sus
propias invenciones;
14.13 Oponerse a la concesión de
patentes que entren en conflicto con sus propias
patentes.
Ventajas
de las patentes como una fuente de información
técnica
Las
patentes ofrecen ventajas sobre otras fuentes de
información porque:
Contienen
información que a menudo no se divulga de otra
forma;
Tienen un
formato relativamente estándar que comprende un
resumen, información bibliográfica, la
descripción de la invención (en la mayoría de
los casos también con dibujos ilustrativos) y
datos completos sobre el solicitante;
Se
clasifican por áreas técnicas;
Ofrecen
ejemplos sobre la aplicabilidad industrial de la
invención;
Abarcan
prácticamente todas las esferas de la
tecnología.
Clasificación Internacional de Patentes
La
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) se
ha preparado principalmente para que sea un
sistema de clasificación y posterior consulta de
documentos de patentes. El objetivo primario de
la IPC es establecer un instrumento eficaz de
búsqueda. A este fin intenta asegurar que cada
tema técnico tratado de una invención pueda
clasificarse, dentro de lo posible, como un todo
y no por clasificaciones separadas de sus partes
constituyentes. La IPC subdivide la tecnología
en 8 secciones, 120 clases, 628 subclases y casi
69.000 grupos, que abarcan todos los ámbitos de
la tecnología. En el momento actual son miembros
de la IPC 54 países y hay otros países que
utilizan la IPC o variantes de ella para
clasificar las patentes.
Hay más información disponible sobre la IPC en
www.wipo.int/classifications/es/ipc.
15. ¿Qué es un dibujo o diseño industrial? ¿Por
qué es importante para mi empresa?
Muchas
empresas dedican tiempo y recursos considerables
a mejorar el diseño de sus productos, a fin de:
Adaptar los productos a grupos determinados de
clientes. Pequeñas modificaciones del diseño de
un producto (por ejemplo, un reloj) pueden hacer
que sea especialmente adecuado para determinadas
edades, culturas o grupos sociales. Las
funciones básicas del reloj se mantienen, pero
es probable que niños y adultos prefieran
dibujos o modelos muy diferentes.
Crear un
nuevo mercado "nicho". En un mercado
competitivo, una empresa puede desarrollar un
mercado nicho en beneficio propio introduciendo
un diseño creativo para su producto que lo
diferencie de los de la competencia. Esto puede
ser válido tanto para artículos ordinarios como
candados, tazas y platos, como para artículos de
precio posiblemente elevado como joyas,
computadoras o automóviles.
Fortalecer las marcas. Los diseños creativos a
menudo se combinan con marcas registradas
distintivas para mejorar la marca o marcas de la
empresa. Muchas empresas han redefinido con
éxito su imagen de marca centrando su atención
en el diseño de los productos.
En el
lenguaje cotidiano un "dibujo o diseño
industrial", o diseño, se refiere generalmente a
la forma y función generales de un producto. Se
dice que una butaca tiene un "buen diseño
industrial" cuando resulta cómoda para sentarse
y nos gusta el aspecto que tiene. Por
consiguiente diseñar un producto significa que
las empresas desarrollen los rasgos funcionales
y estéticos del producto teniendo en cuenta
también cuestiones como la comerciabilidad del
producto y los costos de fabricación, o la
facilidad de transporte, almacenamiento,
reparación y eliminación.
Sin
embargo desde la perspectiva del derecho de la
PI, un diseño industrial o "dibujo o modelo
industrial" se refiere sólo a los aspectos
estéticos o a la apariencia exterior de un
producto. Dicho con otras palabras, se refiere
sólo al aspecto de una butaca. Si bien el dibujo
o modelo de un producto puede tener rasgos
técnicos o funcionales, los dibujos o modelos
industriales, como categoría dentro del derecho
de la PI, se refieren sólo al carácter estético
de un producto acabado y, por consiguiente, son
distintos de todo aspecto técnico o funcional.
Los
dibujos o modelos industriales tienen
importancia en una gran variedad de productos,
tanto producidos en masa como trabajados
individualmente: desde instrumentos técnicos y
médicos hasta relojes, joyas y demás artículos
de lujo; desde productos domésticos, juguetes,
muebles y aparatos eléctricos hasta automóviles
y estructuras arquitectónicas; desde diseños
textiles hasta equipo de deporte. El diseño
industrial se aplica también a los envases y
contenedores de productos.
En
general, los diseños industriales están
constituidos por rasgos tridimensionales como la
forma de un producto (denominados "diseños
industriales"), por rasgos bidimensionales como
la ornamentación, dibujos y líneas o color
(denominados "dibujos industriales"), o por una
combinación de dos o más de estos tipos de
rasgos.
16. ¿Por qué debo proteger mis dibujos o
modelos?
Hay
varias razones de la importancia que tiene para
las empresas proteger sus dibujos o modelos.
El dibujo
o modelo de un artículo es a menudo el factor
que lo hace atractivo e interesante para los
consumidores, y el atractivo visual es la
consideración básica en la decisión del
consumidor de escoger un producto en lugar de
otro. Esto es especialmente cierto en las
categorías con una amplia gama de productos que
desempeñan la misma función, como cepillos para
el pelo, cuchillos y lámparas, o también
automóviles y computadoras. Habida cuenta de la
importancia comercial del diseño en el éxito de
un producto, protegerlo para que la competencia
no lo copie o imite debería ser un elemento
esencial de la estrategia de negocios de todo
diseñador o fabricante.
Los
buenos dibujos y diseños industriales son
activos comerciales que pueden aumentar el valor
comercial de una empresa y sus productos. Cuanto
más éxito tenga el diseño, mayor será su valor
para la empresa. Como sucede con todos los
activos de una empresa, hay que administrarlos,
vigilarlos y protegerlos adecuadamente.
Los
dibujos y diseños industriales tienen una
influencia importante en la comercialización
eficaz de una gran variedad de productos, porque
ayudan a definir la imagen de marca de la
empresa. Proteger un diseño industrial garantiza
la exclusividad de su uso y es un elemento
básico en la estrategia de comercialización de
la empresa.
Un dibujo
y diseño protegido también podría proporcionar
una fuente adicional de recursos para la empresa
porque los derechos de su utilización pueden
concederse en licencia a otros, a cambio de un
pago, o porque puede venderse el dibujo o diseño
registrado.
17. ¿Qué puede registrarse como dibujo o diseño
industrial?
En
general, para que un dibujo y diseño sea
registrable ha de cumplir uno o más de los
siguientes requisitos básicos:
17.1
El dibujo o diseño es "nuevo". Se considera que
un dibujo o diseño es nuevo si no se ha puesto a
disposición del público un dibujo o modelo
idéntico antes de la fecha de presentación de la
solicitud de registro.
17.2 El dibujo o diseño es "original". Se
considera que un dibujo o modelo es original si
ha sido creado independientemente por el
diseñador y no es copia o imitación de dibujos o
modelos existentes.
17.3 El dibujo o diseño tiene una
"individualidad". Se cumple este requisito si la
impresión general de un dibujo o diseño en un
usuario informado difiere de la impresión
general en este usuario causada por otro dibujo
o diseño anterior (que se ha dado a conocer al
público).
17.4 El dibujo o diseño que podía
protegerse en los productos manufacturados
estaba relacionado antes con elementos como la
forma de una suela zapato, el diseño de un
pendiente o la ornamentación de una tetera. Sin
embargo, en el mundo digital de hoy, el alcance
de la protección se amplía gradualmente y abarca
más productos y tipos diferentes de dibujos o
diseños. Ahora abarca elementos como los iconos
electrónicos de las computadoras creados por
códigos informáticos, los caracteres
tipográficos o las presentaciones gráficas de
los monitores de las computadoras, aparatos
domésticos o teléfonos móviles.
¿Qué no
puede protegerse mediante derechos de dibujo o
diseño industrial?
Los
dibujos o diseños que están generalmente
excluidos del registro son los siguientes:
17.5
Los dibujos o diseños que no cumplen los
requisitos de novedad, originalidad o
individualidad (como se ha explicado ya).
17.6 Los dibujos o diseños que se
consideran dictados exclusivamente por la
función técnica de un producto. Estos rasgos
técnicos o funcionales del diseño pueden
protegerse, según sean las características de
cada caso, mediante otros derechos de PI (por
ejemplo, patentes o modelos de utilidad, o
pueden mantenerse como secretos comerciales).
17.7 Los dibujos o diseños que incorporan
símbolos o emblemas oficiales protegidos (como
la bandera nacional).
17.8 Los dibujos o modelos que se
consideran contrarios al orden o la moralidad
públicos.
17.9 Los dibujos o diseños industriales
de los productos de indumentaria de cualquier
naturaleza.
18. ¿Qué importancia tiene mantener confidencial
el dibujo o modelo antes de su registro?
Si usted
desea proteger su diseño industrial mediante un
sistema de registro es absolutamente esencial
mantener confidencial el diseño. Esto se explica
porque el requisito básico para la protección
del diseño es que sea "nuevo". Si usted muestra
su diseño creativo a otras personas es
recomendable concertar un acuerdo por escrito
estipulando que el diseño es confidencial.
Un diseño
que se ha revelado ya al público, por ejemplo
anunciándolo en el catálogo o folleto de su
empresa, ya no puede considerarse "nuevo". Se
convierte en parte del dominio público y no
puede protegerse. Por lo tanto es recomendable
presentar la solicitud antes de exponer los
dibujos o modelos en una exposición o feria
19. ¿Qué es una
marca?
Una marca
es un signo que permite diferenciar los
productos o servicios producidos o suministrados
por una empresa de los de otras empresas.
Por lo
general, pueden considerarse marcas las
palabras, letras, números, dibujos, colores,
fotos, formas, logotipos, etiquetas o una
combinación de estos elementos, que se empleen
para diferenciar productos o servicios de
diferentes empresas. Las frases de propaganda y
lemas publicitarios también se consideran marcas
y se pueden registrar como tales en las oficinas
nacionales de marcas.
Las
principales funciones de las marcas son:
Permitir
a los consumidores identificar el producto de
una empresa ya se trate de un bien o de un
servicio, a fin de distinguido de los productos
idénticos o similares de la competencia. Los
consumidores que están satisfechos con un
determinado producto son más propensos a comprar
nuevamente o a volver a usar ese producto. Para
ello es necesario que puedan distinguirlo
fácilmente de otros productos idénticos o
similares.
Permitir
a las empresas diferenciar sus productos de los
de la competencia. Por ello las marcas
desempeñan un papel primordial en las
estrategias de publicidad y comercialización de
las empresas porque definen la imagen y
reputación de los productos de la empresa ante
los consumidores.
Asimismo,
las marcas incitan a las empresas a invertir en
el mantenimiento o la mejora de la calidad de
sus productos, ya que garantizan la buena
reputación de los productos relacionados con una
determinada marca.
Las
marcas difieren de los nombres comerciales
Mucha
gente cree que registrando la empresa y su
nombre comercial en el registro de comercio, el
nombre quedará automáticamente protegido como
marca. Se trata de un error bastante común. Es
importante entender la diferencia entre los
nombres comerciales y las marcas.
El nombre comercial es el nombre completo de su
empresa, por ejemplo, "Blackmark lnternational
Srl", e identifica a su empresa. Suele terminar
con Sd, S.A. u otra abreviatura similar que
denota el carácter jurídico de la empresa. Una
marca, en cambio, es el signo distintivo del
producto o productos de su empresa. Una empresa
puede ser titular de varias marcas, como es el
caso de Blackmark Intemational Srl, que puede
vender unos productos bajo el nombre de
BLACKMARK y otros bajo el de REDMARK. Las
empresas pueden utilizar una determinada marca
para identificar todos sus productos, una línea
de productos en particular, o un tipo específico
de producto fabricado por la empresa. Algunas
empresas también usan su nombre comercial o una
parte del mismo como marca, en cuyo caso,
deberían considerar registrado como marca para
obtener protección.
20. ¿Qué no puede
protegerse como marca?
A la hora
de elegir una marca es útil conocer las
categorías de signos que no suelen aceptarse
para el registro como marca. Las solicitudes de
registro de marca se deniegan sobre la base de
los comúnmente denominados "motivos absolutos"
en los siguientes casos.
Términos
genéricos. Por ejemplo, si su empresa trata de
registrar la marca SILLA para vender sillas, la
marca será denegada ya que "silla" es el término
genérico del producto.
Términos descriptivos. Son palabras que suelen
emplearse en el comercio para describir el
producto en cuestión. Por ejemplo, es probable
que la marca DULCE sea denegada para
comercializar chocolates por ser descriptiva. De
hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo
fabricante de chocolate la exclusividad de la
palabra "dulce" para comercializar sus
productos. Del mismo modo, los términos
cualitativos o elogiosos, tales como "RÁPIDO",
"EL MEJOR", "CLÁSICO" o "INNOVADOR" son
susceptibles de objeciones similares, a menos
que formen parte de una marca distintiva. En
tales casos, será necesario adjuntar un descargo
de responsabilidad donde se aclare que no se
pretende tener la exclusividad de esa parte
específica de la marca.
Marcas
que pueden inducir a error. Son marcas
susceptibles de engañar o confundir a los
consumidores respecto a la naturaleza, calidad u
origen geográfico del producto. Por ejemplo, si
se trata de comercializar margarina y se muestra
la imagen de una vaca, es probable que la
solicitud de marca sea denegada, ya que
induciría al consumidor a error, al asociar la
marca con productos lácteos (es decir, con la
mantequilla).
Marcas consideradas contrarias al orden público
o la moral. Por lo general, las palabras y las
ilustraciones que se consideren contrarias a las
normas comúnmente aceptadas de moral y religión
en el país donde se desea obtener la protección
no se pueden registrar como marcas.
Las
banderas, escudos de armas, sellos oficiales y
emblemas de Estados o de organizaciones
internacionales que hayan sido comunicados a la
Oficina Internacional de la OMPI suelen
excluirse de la posibilidad de registro.
Las
solicitudes son denegadas por "motivos
relativos" cuando la marca entra en conflicto
con marcas ya existentes. La coexistencia de dos
marcas idénticas (o muy similares) asignadas al
mismo tipo de producto puede confundir a los
consumidores. En algunas oficinas de marcas es
habitual que al tramitar el registro se
investigue la posibilidad de conflicto con
marcas existentes, (entre las que figuran las
marcas famosas no registradas), mientras que
otras oficinas sólo hacen la comprobación si la
marca es impugnada por terceros una vez
publicada la misma. En ambos casos, si la
oficina de registro considera que su marca es
idéntica a una existente o tan similar que
podría inducir a confusión con productos
idénticos o similares, será denegada o
invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo
mejor es abstenerse de utilizar marcas que
puedan causar confusión por su similitud a
marcas existentes.
21. ¿Por qué debo proteger
mi marca?
Si bien
la mayoría de las empresas comprende el interés
que reviste el uso de las marcas para
diferenciar sus productos de los de sus
competidores, no todas son conscientes de lo
importante que es protegerlas a través de!
registro. Habida cuenta de la influencia que
puede tener una marca para determinar el éxito
de un producto en el mercado, es esencial que se
le dé una protección adecuada.
Usted
puede proteger su marca registrándola. Registrar
una marca otorga a la empresa el derecho
exclusivo a utilizar la marca. Esto impide que
otros comercialicen productos idénticos o
semejantes con la misma marca o con una marca
semejante que induzca a error. Usted puede
conceder su marca protegida en licencia o en
franquicia a otras empresas, lo que proporciona
una fuente adicional de ingresos a su empresa.
A veces
una marca protegida con una determinada
reputación entre los consumidores puede
utilizarse también para obtener financiación de
instituciones financieras como bancos o
inversores de riesgo que cada vez son más
conscientes de la importancia de las marcas para
el éxito comercial.
Si usted
no protege su marca, otras empresas podrían
utilizar (a sabiendas o sin ser conscientes de
ello) para sus propios productos el mismo signo
o un signo semejante que induzca a confusión.
Sus competidores podrían adoptar una marca
semejante o idéntica y aprovechar la reputación
y relaciones que usted ha creado con sus
clientes y asociados comerciales. La utilización
de su marca por otras empresas puede confundir a
sus clientes y puede también perjudicar la
reputación e imagen de su empresa,
especialmente, si el producto rival es de
calidad inferior.
Por lo
tanto, la protección de la marca de su producto:
21.1
Garantiza que los consumidores distingan los
productos;
21.2 Permite a las empresas diferenciar
sus productos;
21.3 Es un instrumento de
comercialización y permite proyectar la imagen y
la reputación de una empresa;
21.4 Puede ser objeto de concesión de
licencias y proporcionar una fuente directa de
ingresos a través de regalías;
21.5 Representa un factor determinante en
los acuerdos de franquicia;
21.6 Puede ser un importante activo
comercial;
21.7 Incita a las empresas a invertir en
el mantenimiento o la mejora de la calidad del
producto para no inducir a engaño al consumidor.
21.8 El registro proporciona una prueba
de los derechos, lo que es especialmente
importante en el caso de controversias con
terceros;
21.9 Puede presentarse la solicitud antes
de utilizar la marca, con lo que se obtienen
derechos exclusivos incluso antes de empezar a
comercializar su producto;
21.10 El registro hace más fácil y
barata la observancia;
21.11 La marca se incluye en el
registro;
21.12 Es aconsejable poner impreso el
signo ®. de la marca
22. ¿Qué debo tener en cuenta al seleccionar o
crear mi marca?
La
elección o creación de una marca adecuada es un
factor determinante, ya que constituye un
elemento importante de la estrategia de
comercialización de su empresa. Por lo tanto,
¿cómo ha de procederse para elegir una marca que
sea apropiada para un producto o productos
determinados? Evidentemente, no hay reglas
universales, aunque los cuatro puntos enumerados
a continuación pueden resultar de utilidad:
22.1
La marca elegida debe cumplir todos los
requisitos legales para poder registrarse.
22.2 Es recomendable asegurarse de que si
la marca está formada por una o más palabras
estas palabras puedan leerse, escribirse,
deletrearse y recordarse con facilidad y que se
preste a todo tipo de medios publicitarios.
22.3 El texto no debe tener connotaciones
negativas ni en su propio idioma ni en ninguno
de los idiomas de los mercados de exportación
potenciales.
22.4 La marca no debe ser idéntica o tan
similar a otra que pueda inducir a confusión y
el correspondiente nombre de dominio (dirección
de Internet) debe estar disponible para su
registro.
22.5 A la hora de seleccionar las
palabras de su marca, tome también en
consideración las consecuencias que conllevará
la elección de los tipos de palabras siguientes:
Palabras
inventadas o "fantasiosas". Son palabras sin
ningún significado intrínseco o real. Las
palabras inventadas tienen la ventaja de ser más
fáciles de proteger, dado que es más probable
que se consideren distintivas. La otra cara de
la moneda es que a los consumidores les
resultará más difícil recordadas y que la
publicidad de sus productos exigirá más
imaginación. Son ejemplos típicos de ello Kodak
y Exxon.
Marcas
arbitrarias. Son palabras cuyo significado no
guarda relación con el producto que anuncia.
Aunque estos tipos de marcas también son fáciles
de proteger, es probable que requieran mucha más
publicidad con objeto de que los consumidores
asocien mentalmente la marca y el producto.
Serían ejemplos típicos de ello las marcas de
computadoras Apple y Sun.
Marcas
sugerentes. Son marcas que insinúan uno o varios
atributos del producto. El atractivo de las
marcas sugerentes es que actúan como una forma
de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño
riesgo de que algunos países consideren que la
marca es demasiado descriptiva y denieguen su
registro. Un ejemplo de marca sugerente sería la
crema solar Coppertone.
Independientemente del tipo de marca que usted
elija, es importante que evite imitar marcas ya
existentes. Es probable que no le permitan
registrar ni una marca que varíe ligeramente de
la marca notoriamente conocida o famosa de un
competidor, ni una que esté mal deletreada.
23. ¿Qué son los secretos comerciales?
Todas las
empresas tienen secretos comerciales. Algunas
son sumamente conscientes de la importancia que
revisten estrategias estrictas para garantizar
la protección de sus secretos comerciales contra
toda revelación que pueda ser perjudicial para
la empresa. Pero muchas empresas sólo se dan
cuenta de que los secretos comerciales existen
cuando la competencia intenta adquirir sus
listas de clientes, resultados de investigación
o planes de comercialización o cuando intenta
quedarse con empleados que tienen valiosos
conocimientos. Sólo entonces descubren que
tienen cosas valiosas que proteger.
De manera
general, puede considerarse secreto comercial
toda información comercial confidencial que
confiera a una empresa una ventaja competitiva.
La utilización no autorizada de dicha
información por personas distintas del titular
se considera práctica desleal y violación del
secreto comercial. Dependiendo del sistema
jurídico, la protección de los secretos
comerciales forma parte del concepto general de
protección contra la competencia desleal o se
basa en disposiciones específicas o
jurisprudenciales sobre la protección de la
información confidencial. Si bien la decisión
final acerca de qué información constituye un
secreto comercial depende de las circunstancias
de cada caso individual, entre las prácticas
claramente desleales en relación con la
información secreta se incluye el espionaje
comercial o industrial, el incumplimiento de
contrato y el abuso de confianza.
Un
secreto comercial tiene generalmente algún costo
asociado con su desarrollo y no es un
conocimiento corriente en la industria. Incluso
información negativa, como opciones de
investigación que se han explorado y que han
resultado inútiles, pueden ser secretos
comerciales. Sigue a continuación una lista de
algunas categorías ilustrativas sobre lo que
puede considerarse secreto comercial:
23.1
Procesos, técnicas y conocimientos de
fabricación;
23.2 Recopilaciones de datos, por ejemplo
listas de clientes;
23.3 Dibujos y modelos, proyectos, mapas;
23.4 Algoritmos, procesos que se aplican
en programas informáticos y los propios
programas informáticos;
23.5 Fórmulas de fabricación de
productos;
23.6 Estrategias comerciales, planes de
actividades, planes de exportación, planes de
comercialización;
23.7 Información financiera;
23.8 Expedientes relativos al personal;
23.9 Manuales;
23.10 Ingredientes;
23.11 Información sobre actividades de
investigación y desarrollo.
24. Protección de los secretos comerciales
A
diferencia de las patentes, los secretos
comerciales se protegen sin necesidad de
registro, es decir, que se protegen sin
necesidad de formalidades de procedimiento. Por
consiguiente, un secreto comercial puede
protegerse durante un período ilimitado de
tiempo, o mientras la información siga siendo
confidencial. Por todo ello, la protección de
los secretos comerciales puede resultar
especialmente sugestiva para las PYME. No
obstante, existen ciertas condiciones para que
la información se considere secreto comercial y
satisfacerlas puede resultar más difícil y
oneroso de lo que parece a primera vista. Si
bien dichas condiciones varían de un país a
otro, existen ciertas normas generales que
figuran en el Artículo 39 del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC) de la OMC
La
información debe ser secreta (en el sentido de
que no sea generalmente conocida ni fácilmente
accesible para personas introducidas en los
círculos en que normalmente se utiliza el tipo
de información en cuestión).
Debe
tener un valor comercial por ser secreta.
Debe
haber sido objeto de medidas razonables para
mantenerla secreta, tomadas por parte de la
persona que legítimamente la controla (por
ejemplo, mediante cláusulas de confidencialidad
en contratos de empleo, acuerdos de no
divulgación, etc.).
Entre
algunos ejemplos notables de información
comercial confidencial protegida como secreto
comercial cabe citar la fórmula para fabricar la
bebida Coca-Cola y el código fuente de Windows.
25. ¿Cómo puedo preparar una estrategia de
secretos comerciales para mi empresa?
Las PYME
utilizan de manera generalizada los secretos
comerciales. De hecho, numerosas PYME se basan
casi exclusivamente en los secretos comerciales
para proteger su propiedad intelectual (aunque
en numerosos casos no sean conscientes de que
los secretos comerciales están legalmente
protegidos). Por consiguiente, es capital
asegurarse de que las empresas tomen todas las
medidas necesarias para proteger de manera
eficaz sus secretos comerciales. Entre estas
medidas se incluyen:
Adoptar
un programa de seguridad y protección de la
información en toda la empresa.
Educar a
los empleados sobre la política de la empresa
relativa a la revelación de información
confidencial con definiciones y directrices
claras sobre cómo acceder, gestionar, proteger,
distribuir, etiquetar y/o divulgar eventualmente
una información confidencial.
Identificar los secretos comerciales y darles
prioridad de conformidad con su valor y
importancia.
Considerar si un secreto comercial puede
protegerse mediante un derecho de PI registrado
oficialmente, como una patente, y en caso
afirmativo, si no sería mejor protegerlo de este
modo.
Asegurarse de que sólo un número limitado de
personas conozca la información confidencial de
valor para la empresa o tenga acceso a ella, y
que quienes están en esta situación sean bien
conscientes de que es información confidencial.
Incluir
acuerdos sobre confidencialidad en los contratos
de los empleados. Con arreglo al derecho de
muchos países, los empleados deben respetar la
confidencialidad de sus empleadores incluso sin
estos acuerdos. El deber de mantener la
confidencialidad de los secretos de los empleado
persiste, durante un determinado plazo mínimo,
incluso después de que el empleado haya dejado
sin empleo.
Firmar
acuerdos de no divulgación con los asociados
comerciales siempre que se les comunique
información confidencial.
Establecer un sistema eficaz de seguridad para
manejar la información digital en la Intranet de
la empresa, con medidas técnicas, programas y
encripción que limite el acceso a información
clasificada, un sistema para vigilar la
comunicación y la revelación de información, y
un sistema para prevenir o rastrear el acceso a
información confidencial.
26. ¿Cuándo se recomienda proteger la
información como secreto comercial?
Los
secretos comerciales pueden ser principalmente
de dos tipos: por una parte, los secretos
comerciales pueden concernir a invenciones o
procesos de fabricación que no satisfagan los
criterios de patentabilidad y, por consiguiente,
puedan protegerse únicamente como secretos
comerciales. Este podría ser el caso de las
listas de clientes o de procesos de fabricación
que no sean lo suficientemente inventivos para
que se les conceda una patente. Por otra parte,
los secretos comerciales pueden concernir a
invenciones que satisfagan los criterios de
patentabilidad y, por consiguiente, pueden ser
protegidos por patentes. En este caso, la PYME
deberá decidir si patenta la invención o la
considera como secreto comercial.
Algunas
ventajas de los secretos comerciales:
La
protección de los secretos comerciales no esta
sujeta a límites temporales (las patentes tienen
un plazo de duración que puede llegar hasta los
20 años). Por consiguiente, la protección de los
secretos comerciales continúa de manera
indefinida siempre que el secreto no se revele
al público.
Los
secretos comerciales no entrañan costos de
registro (aunque puedan entrañar costos elevados
destinados a mantener la información
confidencial) comprendida la introducción de
medidas tecnológicas de protección.
Los
secretos comerciales tienen un efecto inmediato.
La
protección de los secretos comerciales no
requiere obedecer a requisitos como la
divulgación de la información a una autoridad
gubernamental.
No
obstante, existen ciertas desventajas concretas
aparejadas a la protección de la información
empresarial confidencial como secreto comercial,
especialmente cuando la información satisface
los criterios de patentabilidad. Por ejemplo:
Si el
secreto se plasma en un producto innovador, éste
podrá ser inspeccionado, disecado y analizado
(lo que se llama "ingeniería inversa") por
terceros que podrán descubrir el secreto y, por
consiguiente, utilizado. De hecho, la protección
por secreto comercial de una invención no
confiere el derecho exclusivo de impedir a
terceros utilizada de manera comercial.
Únicamente las patentes y los modelos de
utilidad brindan este tipo de protección.
Una vez
que el secreto se divulga, todo el mundo puede
tener acceso al mismo y utilizado como le
plazca.
Un
secreto comercial es más difícil de hacer
respetar que una patente. El nivel de protección
concedido a los secretos comerciales varía
significativamente de país en país, pero por lo
general se considera bajo, especialmente cuando
se compara con la protección brindada por una
patente.
Un
secreto comercial puede ser patentado por
cualquier otra persona que haya obtenido la
información pertinente por medios legítimos.
27. ¿Pueden los circuitos integrados protegerse
mediante la protección que ofrece la propiedad
intelectual? ¿De qué modo?
Otro
ámbito de protección de la PI es la de los
esquemas de trazado (topografías) de los
circuitos integrados.
Los
esquemas de trazado de los circuitos integrados
son generalmente productos conseguidos después
de enormes inversiones, tanto por el tiempo de
trabajo de expertos especializados como por su
financiación. Hay una necesidad continua de
crear nuevos esquemas de trazado que reduzcan
las dimensiones de los circuitos integrados
existentes y que aumenten simultáneamente sus
funciones. Cuanto más pequeño es un circuito
integrado, menos material se necesita para su
fabricación y menor es el espacio necesario para
acomodado. Los circuitos integrados se utilizan
en una amplia gama de productos, desde artículos
de uso diario como relojes de pulsera,
televisores, lavadoras y automóviles hasta los
equipos complejos de tratamiento de datos.
La
creación de un nuevo esquema de trazado para un
circuito integrado puede requerir una inversión
importante, pero la copia de este esquema de
trazado puede costar sólo una fracción de la
primera inversión. La copia puede realizarse
fotografiando cada capa de un circuito integrado
y preparando máscaras para producido sobre la
base de las fotografías obtenidas. La
posibilidad de esta copia es el motivo principal
de la introducción de leyes para proteger los
esquemas de trazado.
Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC,
el plazo de protección es por lo menos de 10
años desde la fecha de presentación de la
solicitud.
28. ¿Quién es el titular
de los derechos de propiedad intelectual cuando
un empleado desarrolla una invención, un dibujo
o modelo o una obra creativa?
Las
empresas a menudo confían en empleados y
consultores independientes para desarrollar sus
activos de propiedad intelectual (PI), y suponen
que serán automáticamente titulares de los
derechos de estos activos, según el principio:
"yo lo pagué, por lo tanto es mío". Lo que se ha
pagado puede ser un programa informático, un
artículo, un guión, los planos o dibujos de un
arquitecto, un nuevo logotipo, un nuevo producto
o proceso, el embalaje de productos, un nuevo
dibujo o modelo de producto, un plan de
negocios, una invención y los resultados de
muchos otros tipos de actividad creadora. ¿Quién
es titular o propietario de la obra que los
empleados crean: el creador individual o la
empresa que lo emplea? La respuesta a esta
cuestión no siempre es fácil o clara; puede
variar mucho de un país a otro y también en un
país dado según sea la ley y según sean los
hechos y circunstancias de una determinada
relación entre empleador y empleado. La
titularidad de los mejoramientos funcionales de
un producto (invenciones o patentes)
En muchos
países el empleador es el titular de una
invención hecha por su empleado si la invención
está relacionada con el negocio del empleador, a
no ser que el contrato de empleo estipule otra
cosa.
En Chile
existe un apartado especial en la ley de
Propiedad Industrial denominada “Invenciones de
Servicio”, en donde se estipula que en los
contratos de trabajo y prestación de servicios,
cuya naturaleza sea el cumplimiento de una
actividad inventiva o creativa, la facultad de
solicitar el registro así como los eventuales
derechos de propiedad industrial, pertenecerán
exclusivamente al empleador o a quien encargó el
servicio, salvo estipulación expresa en
contrario.
El
trabajador que, según su contrato de trabajo, no
se encuentra obligado a realizar una función
inventiva o creativa, tendrá la facultad de
solicitar el registro, así como los eventuales
derechos de propiedad industrial derivados de
las invenciones realizadas por él, los que le
pertenecerán en forma exclusiva.
Sin
embargo, si para llevar a cabo la invención se
hubiera beneficiado de modo evidente de los
conocimientos adquiridos dentro de la empresa y
utilizara medios proporcionados por ésta, tales
facultades y derechos pertenecerán al empleador,
en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador
una retribución adicional a convenir por las
partes.
Lo
anterior será extensivo a la persona que
obtuviera una invención que exceda el marco de
la que le hubiere sido encargada.
La
facultad de solicitar el respectivo registro así
como los eventuales derechos de propiedad
industrial derivados de la actividad inventiva y
creativa de personas contratadas en una relación
dependiente o independiente, por universidades o
por las instituciones de investigación incluidas
en el decreto ley N° 1.263, de 1975,
pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas
determinen, sin perjuicio de que los estatutos
de dichas entidades regulen las modalidades en
que el inventor o creador participe de los
beneficios obtenidos por su trabajo.
29. ¿Quién es el titular
de los derechos de propiedad intelectual cuando
se subcontrata una invención, una obra con
derechos de autor o un dibujo o modelo?
Las
empresas contratan normalmente a asesores,
consultores o contratistas independientes para
crear una gran variedad de material original o
nuevo. Este material puede ser planes de
negocios, planes de comercialización, manuales
de formación, manuales informativos, guías
técnicas, programas informáticos, un sitio web,
dibujos o modelos, informes de investigación,
bases de datos, un logotipo para una campaña
publicitaria, etc. Ambas partes, a saber la
empresa y el contratista independiente, al
concertar un acuerdo de este tipo deberían
procurar resolver adecuadamente la cuestión de
la titularidad de los activos de PI. Por
ejemplo, si el consultor o contratista presenta
varios dibujos o modelos o varios logotipos y la
empresa sólo acepta uno de ellos, ¿quién es el
titular de los derechos de PI de las restantes
opciones?.
Invenciones.
En la
mayoría de países, y en principio, un
contratista independiente contratado para
desarrollar un producto o proceso nuevo tendrá
todos los derechos a la invención, a no ser que
se especifique de otro modo. Esto significa que,
en general, si el contratista no llega a un
acuerdo escrito con la empresa que asigne a ella
la invención, la empresa no tendrá derechos de
titularidad en la invención, aunque haya pagado
por ella.
Dibujos o
modelos industriales. Si se encarga a un
diseñador libre que produzca por encargo un
diseño también, en muchos casos, los derechos de
la PI no pasarán automáticamente a la parte que
hizo el encargo sino que serán propiedad del
diseñador libre. En algunos países, la parte que
hizo el encargo sólo es titular de los derechos
de un dibujo o modelo si paga una compensación
por la obra.
30. ¿Qué medidas puedo adoptar para evitar
controversias con empleados o sub· contratistas
independientes sobre la titularidad de la
propiedad intelectual?
Figuran a
continuación unas cuantas reglas de oro para
evitar controversias con empleados o con
contratistas independientes:
Disponer
de asesoramiento jurídico: las cuestiones
relacionadas con la titularidad son complejas y
varían de un país a otro. Al igual que ocurre
con la mayoría de los asuntos jurídicos, es
fundamental recibir asesoramiento especializado
antes de formalizar un acuerdo con empleados O
con contratistas independientes.
Celebrar
un acuerdo por escrito: es preciso convenir
quién será el titular de los derechos de Pl
respecto de cualquier material que pueda ser
creado por un empleado o contratista
independiente; si se van a transferir y en qué
momento; quién tendrá el derecho de explotación;
quién va a pagar la creación; si se autoriza la
introducción de mejoras o modificaciones, etc.
También es necesario asegurarse de que el
acuerdo que se alcance sea válido en virtud de
las leyes nacionales de PI.
Tener una
relación contractual antes de que se inicie el
proceso de creación: no conviene postergar los
asuntos relacionados con la titularidad de la Pl,
es mejor abordados desde un principio, antes de
que se inicie la colaboración entre las partes.
Incluso las primeras fases de un proyecto pueden
dar lugar a cuestiones importantes relativas a
los derechos de PI.
Incluir
cláusulas o estipulaciones referentes a la
confidencialidad en los contratos que se firmen
con empleados o con contratistas independientes.
También deben incluirse cláusulas de no
competencia en los contratos de empleo, pues los
empleados de hoy pueden ser los competidores de
mañana.
Adoptar
políticas y reglamentaciones o directrices
internas referentes a las invenciones de los
empleados: en este tipo de políticas o
reglamentaciones deben figurar, entre otras
cuestiones, las categorías de las invenciones
que se correspondan con el campo de actividad
del empleador; la obligación del empleado
inventor de notificar las invenciones al
empleador; los procedimientos del empleador para
cursar notificaciones sobre invenciones; los
requisitos de confidencialidad y tramitación de
patentes; la remuneración que habrá de percibir
el inventor, etc. Obviamente, estas directrices
tendrán que ser coherentes con la legislación
nacional de aplicación en materia de PI.
Ser
especialmente prudentes en la contratación
externa de productos o servieios de
investigación y desarrollo (I + D): si hay otras
personas aparte de los empleados de la empresa
que participen en este tipo de actividades, es
preciso asegurarse de que todas ellas firmen un
acuerdo en el que otorguen a la empresa derechos
suficientes sobre el resultado de su trabajo.
Las empresas deben asegurarse de que estas
personas transfieran a la compañía todos y cada
uno de los derechos respecto a los resultados
del proyecto, incluido el derecho a volver a
transferidos y, en especial, el derecho a
introducir modificaciones en el supuesto de que
los resultados del proyecto de I + D generen
material que pueda quedar amparado por derechos
de autor. Aparte de lo referente a las
invenciones, en los acuerdos de I + D deben
incluirse cláusulas relativas a la concesión de
derechos sobre conocimientos especializados,
derechos de autor sobre informes y resultados de
la investigación y derechos sobre materiales
físicos que vayan a utilizarse en las
actividades de investigación, como
microorganismos u otros materiales biológicos,
así como derechos de Pl sobre cualquier
información de referencia que no sea de dominio
público. Todos estos aspectos habrán de
considerarse estrictamente confidenciales.
31. ¿Cuáles son los principales acuerdos
contractuales para la transferencia de
tecnología?
La
transferencia de tecnología se realiza
normalmente mediante una relación jurídica en
virtud de la cual el titular de una tecnología
patentada o conocimiento técnico vende o concede
a otra persona física o jurídica una licencia
para utilizar dicha tecnología o conocimiento
técnico.
Estas
relaciones jurídicas tienen un carácter
esencialmente contractual, lo que significa que
quien transfiere la tecnología consiente en
transferida y quien la recibe consiente en
adquirir los derechos, el permiso o el
conocimiento técnico en cuestión. Hay varios
métodos y disposiciones jurídicas para
transferir o adquirir tecnología, incluidos los
siguientes:
Venta o
asignación de los derechos de PI
El primer
método jurídico es la venta por el titular de
todos sus derechos o de sus derechos exclusivos
a una invención patentada y la compra de estos
derechos por otra persona física o entidad.
Cuando se han transferido todos los derechos
exclusivos a una invención patentada, sin
ninguna limitación de tiempo ni otras
condiciones, por el titular de la invención
patentada a otra persona física o jurídica, se
dice que ha habido una asignación de estos
derechos. Estos principios y características
también son válidos para la asignación de otros
derechos de propiedad industrial (por ejemplo,
marcas registradas o dibujos o modelos
industriales).
Licencias
El
segundo método jurídico consiste en una
licencia; a saber, el titular de una invención
patentada da permiso a otra persona física o
jurídica para llevar a cabo, en el país por un
período determinado, uno o más de los "actos"
abarcados por los derechos exclusivos a la
invención patentada en ese país. Cuando se da
este permiso, se ha concedido una "licencia".
Puede recordarse que estos "actos" son la
"fabricación o utilización de un producto que
incluye la invención, la fabricación de
productos por un proceso que comprende la
invención, o la utilización del proceso que
incluye la invención".
Contrato sobre conocimientos técnicos o
"know-how"
El
tercero de los tres métodos jurídicos
principales de transferencia y adquisición de
tecnología se ocupa de los conocimientos
técnicos. Los conocimientos técnicos se refieren
en general a conocimientos sobre la manera de
hacer algo; los conocimientos adquiridos en una
determinada esfera. Los conocimientos técnicos
pueden comunicarse de modo tangible mediante
documentos, fotografías, proyectos y tarjetas de
computadora, entre otros medios. También pueden
comunicarse de forma intangible. Un ejemplo
podría ser el acto de un ingeniero de la empresa
proveedora de los conocimientos técnicos que
explica un proceso a un ingeniero de la parte
receptora.
Es
posible introducir disposiciones sobre los
conocimientos técnicos en un documento escrito
separado del contrato de licencia. También es
posible incluir estas disposiciones en un
contrato de licencia. Cuando las disposiciones
relativas a los conocimientos técnicos figuran
en un escrito o documento separado o distinto,
este escrito o documento se llama normalmente
"contrato sobre conocimientos técnicos", o
contrato de "know-how".
Franquicias
La
transferencia comercial de tecnología también
puede tener lugar en relación con el sistema de
franquicias. Una franquicia es una disposición
comercial por la cual la reputación, información
técnica y conocimientos de una parte se combinan
con la inversión de otra parte con el fin de
vender mercancías o servicios o de prestar
servicios directamente al consumidor. El
establecimiento donde se comercializan estos
bienes o servicios ostenta generalmente una
marca registrada, marca de servicio o nombre
comercial, y tiene una decoración ("look") o
diseño especial del local. La licencia concedida
por el titular para utilizar una marca o nombre
se combina generalmente con el suministro por
este titular de conocimientos técnicos que
adoptan alguna forma determinada: información
técnica, servicios técnicos, asistencia técnica
o servicios administrativos relativos a la
producción, comercialización, mantenimiento y
administración. Véase la pregunta 50.
Venta e
importación de bienes de capital
La
transferencia y adquisición comercial de
tecnología puede tener lugar con la venta,
adquisición e importación de equipo y otros
bienes de capital. Son ejemplos de equipo de
capital la maquinaria y las herramientas
necesarias para fabricar productos o la
aplicación de un proceso.
Acuerdos sobre empresas mixtas o "joint ventures"
Una
empresa mixta es una forma de alianza entre dos
empresas separadas. Hay dos tipos fundamentales
de empresa mixta: las empresas mixtas
patrimoniales y las empresas mixtas
contractuales. La empresa mixta patrimonial es
un arreglo que crea una entidad jurídica
separada por acuerdo de dos o más partes. La
empresa mixta contractual podría utilizarse
cuando no se necesita establecer una entidad
jurídica separada o cuando no es posible
hacerlo. Los acuerdos de licencias, contratos de
conocimientos técnicos u otros métodos jurídicos
para la transferencia y adquisición comercial de
tecnología pueden integrarse en cualquiera de
estos tipos de empresas mixtas.
El
proyecto llave en mano
En
algunos casos, dos o más de los acuerdos
comerciales para la transferencia de tecnología,
y por consiguiente los métodos jurídicos que
reflejan, pueden combinarse como medio para
confiar la planificación, construcción y
funcionamiento de una fábrica a un único
proveedor de tecnología o a un número muy
limitado de proveedores de tecnología. Por
consiguiente, el proyecto llave en mano puede
incluir una cláusula amplia por la que una parte
se compromete a entregar a su cliente - el
receptor de la tecnología - toda una planta
industrial que funcionará con arreglo a normas
de cumplimiento acordadas. Es más normal que el
proyecto llave en mano incluya el compromiso de
una parte de suministrar al cliente el diseño de
la planta industrial y la información técnica
sobre su funcionamiento.
Acuerdos
sobre consultorías
Los
acuerdos sobre consultorías están relacionados
generalmente con el apoyo, asesoramiento u otros
servicios prestados por un consultor (una
persona individual o una empresa) al planear la
adquisición de una determinada tecnología,
diseñar una nueva planta, preparar licitaciones
para la construcción de un nuevo edificio,
fábrica o equipo, intentar mejorar una
tecnología existente u otras actividades en las
que puede precisarse el asesoramiento de un
experto con conocimientos técnicos pertinentes.
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